Bei Gevey-SIM-Karten handelt es sich um Chips, die zusätzlich zur SIM-Karte in ein Apple iPhone 4 eingelegt werden, um die Netzsperre zu umgehen. Dem Telefon, das eigentlich nur für ein bestimmtes Netz freigeschaltet ist, wird damit vorgespielt, dass es in dieses Netz eingebucht ist, obwohl es eigentlich in einem alternativen Netz angemeldet ist. Die Karten werden in China hergestellt und sind seit geraumer Zeit unter dem Namen Gevey von verschiedenen Anbietern in Deutschland erhältlich.

Herr Günes Demir hat den Begriff Geney im Juli 2011 unter der Registernummer 302011037606 als Marke für “Computersoft- und Hardware, Computerprogramme [gespeichert], Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer]; Speicherkarten” sowie “Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit solchen Waren” angemeldet und lässt andere Anbieter durch seinen Rechtsanwalt Dr. Schäfer aus Pirmasens wegen angeblicher Markenverletzung abmahnen. Die Angeschriebenen werden aufgefordert eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben und die Rechtsverfolgungskosten bei einem Streitwert von 30.000,00 EUR zu zahlen.

Wir raten Betroffenen, die Abmahnung und den konkreten Sachverhalt durch einen Rechtsanwalt prüfen zu lassen. Unterschreiben Sie nicht voreilig die vorgefertigte Unterlassungserklärung.

Fall:

Unternehmen 1 und Unternehmen 2 betreiben bei einem großen bekannten Internetkaufhaus einen Online-Shop.

Unternehmen 1 erstellte für einen angebotenen Artikel ein Produktbild mit Firmenlogo und stellte dieses beim Internetkaufhaus ein.

In den AGB des Internetkaufhauses ist eine Regelung enthalten, die diesem ein vergütungsfreies, zeitlich unbefristetes, umfassendes Nutzungsrecht an allen durch Online-Händler übermittelten Werken einräumt. Hiervon sind auch Marken bzw. Firmenlogos erfasst.

In der Folgezeit stellte das Internetkaufhaus dem Unternehmen 2 dieses Produktbild mit Firmenlogo für einen eigenen Artikel zur Verfügung. Unternehmen 2 verwendete dieses Bild fortan.

Unternehmen 1 begehrte nun im Klageweg die Unterlassung der Produktbild-Verwendung durch Unternehmen 2.

Entscheidung:

Das Landgericht verurteile Unternehmen 2 die Verwendung des Produktbildes mit Firmenlogo des Unternehmen 1 künftig zu unterlassen.

Es führte zunächst aus, dass die Zulässigkeit der Verwendung des Bildes mit Logo einer AGB-Kontrolle unterliege, da Unternehmen 2 seine Nutzungsbefugnis ausschließlich aus der AGB-Vereinbarung zwischen dem Internetkaufhaus und Unternehmen 1 herleite.

Das Landgericht stellt sodann fest, dass die AGB-Regelung, in der auch für eingetragene Marken bzw. Firmenlogos dem Internetkaufhaus ein entgeltfreies, uneingeschränktes Nutzungsrecht eingeräumt werde, nicht Teil des Vertrages werde, da die Verwendung der Marken, Handelsnahmen sowie Namen und Darstellungen der Personen durch die Internetplattform nicht vertragsspezifisch und daher überraschend sei.

Bezugnehmend auf den Vertragszweck, Verkauf über das Internetkaufhaus, erwarte der Online-Händler eine solche Klausel nicht, so dass die Bestimmung Unternehmen 1 „überrumpelt“ habe. Dabei sei insbesondere zu berücksichtigen gewesen, dass die Bestimmung der Nutzungseinräumung keinerlei Einschränkungen hinsichtlich Art und Umfang der Verwendung enthalte. Es sei zudem unzumutbar, dass das Firmenlogo durch einen Konkurrenten verwendet werde, ohne dass Unternehmen 1 hierüber eine Entscheidung verbliebe.

Fazit:

Die Verwendung von Produktbildern, in denen Firmenlogos öder ähnliche Unternehmensbezeichnungen eingefügt sind, durch einen anderen ist ohne ausdrückliche Genehmigung des Lizenzinhabers unzulässig. Auf eine Genehmigung durch ein Internetkaufhaus per AGB kann sich dieser nicht berufen.

Geklagt hatte die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, die seit den 30iger Jahren die “richtigen” Oscars verleiht. Sie ist seit 1984 Inhaberin der Wortmarke “OSCAR”, die für die „Förderung der Filmindustrie auf dem Gebiet der Unterhaltungsfllme durch Verleihung von Preisen, Prämien und Prädikaten inner­halb der Spielfilmbranche” geschützt ist, sowie der am 14. September 2004 eingetragenen Ge­meinschaftswortmarke “OSCAR” für „Dienstleistungen betreffend die Durchführung einer jährlichen Preisverleihungszeremonie zur Würdigung hervorragender Leistungen in der Film-Industrie”.

Die Axel-Springer AG beantragte widerklagend, der Löschung der Gemeinschaftsmarkenregistrierung und der Löschung der deutschen Markenregistrierung “OSCAR” einzuwilligen.

Das Landgericht Berlin gab der Klage statt und wies die Widerklage ab.

Das Gericht bejahte eine Verwechslungsgefahr, da die Waren und Dienstleistungen, für die die Zeichen verwendet würden, nahezu identisch seien und außerdem die Kennzeichen selbst sehr ähnlich seien. Darüber hinaus sei die Marke der Klägerin bekannt, so dass es auch nicht auf den Austausch des Buchstabens C durch den Buchstaben G in der Marke der Beklagten ankomme.

Auch die Widerklage der Axel-Springer AG war erfolglos. Das Gericht folgte insofern nicht der Argumentation der Springer AG, die Klägerin habe ihre Marke auf dem deutschen Markt über 5 Jahre lang gar nicht genutzt (bei Nichtnutzung der Marke kann diese nach 5 Jahren entfallen). Die Klägerin konnte dieses Vorbringen mit dem Argument entkräften, dass die Marke jedenfalls – wenn man schon die Ausstrahlung der “Oscar-Verleihung in Deutschland durch den Fernsehsender Pro7 nicht als Nutzung der Marke verstehe -  in der Werbung für prämierte Filme genutzt werde.

Hier können Sie das Urteil im Volltext lesen.

Über die Kanzlei Völkl Schulte-Spechtel aus München macht die Firma Ihre mutmaßlichen Rechte geltend.

Abgemahnte werden aufgefordert eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben in der Sie aufgefordert werden bestimmte Domains bei DENIC  löschen zu lassen und eine Kostennote in Höhe von EUR 1.359,80 (Streitwert EUR 50.000) zu begleichen.

Lassen Sie sich beraten .

Hier können Sie den Beschluss im Volltext lesen.

Das Bundespatentgericht hat mit Beschluss vom 25.11.2009 die Beschwerde zurückgewiesen, weil der Bezeichnung “EM 2012″ die Unterscheidungskarft fehle. Die Bezeichnung “EM 2012″ werde nicht als Betriebskennzeichen wahrgenommen, sondern als Hinweis auf die Europameisterschaft 2012.

Hier können Sie die Entscheidung im Volltext nachlesen.

Fall

Im Rahmen einer Beschwerdeentscheidung hatte das Gericht die Frage zu beurteilen, ob die Buchstabenfolge „XXXL“ als Wortmarke für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen:

“Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Möbel, Spiegel, Rahmen; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teppiche, Fußmatten, Matten; Werbung für Dritte”

eingetragen werden kann.

Die entsprechende Anmeldung seitens des Anmelderin (A) hatte die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) mit der Begründung zurückgewiesen, dass dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Denn das Zeichen werde auf den verschiedensten Warengebieten als beschreibende Angabe für etwas sehr Großes verwendet.

Gegen diese ablehnende Entscheidung legte A Beschwerde ein.

Entscheidung

Das Bundespatentgericht hielt die Beschwerde für unbegründet und wies sie zurück.

Das Gericht schloss sich der Beurteilung der Markenstelle an, dass der angemeldeten Buchstabenfolge jegliche Unterscheidungskraft fehle und der Eintragung somit das absolute Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe.

Auch in der Begründung stimmte das Gericht der Markenstelle zu und sah in der Buchstabenfolge „XXXL“ die Steigerungsform der allgemein bekannten Größenangaben „L“ für large, „XL“ für extra large und „XXL“ für extra, extra large. Diese seien im Bekleidungssektor zur Bezeichnung von Konfektionsgrößen (gar bis zu „8XL“) üblich und haben sich inzwischen am Markt auch für andere Waren und für Dienstleistungen durchgesetzt, ebenso wie „super“, „mega“ oder „riesig“. Potentielle Kunden würden daher die Zeichenfolge „XXXL“ nicht als Herkunftshinweis wahrnehmen, sondern als Ankündigung von einem besonders großen Angebot oder von Werbung mittels ganz besonders großer Werbeträger.

Das bestehende Eintragungshindernis sah das Gericht auch nicht in Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG als überwunden an. Zur Überzeugung des Gerichtes stand fest, dass die Bezeichnung „XXXL“ nur schlagwortartig oder allgemein anpreisend genutzt werde, somit nur beschreibend, ohne sich konkret unmittelbar auf die angemeldeten Waren zu beziehen. Nach dem Wortlaut des Gesetzes werde eine markenmäßige Benutzung des angemeldeten Zeichens gerade für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gefordert.

Das Gericht stellte anhand der vorgelegten Unterlagen fest, dass das Zeichen auf den Außenflächen der Filialen von A sowie in der Eigenwerbung („XXXL Preishit“) genutzt wird. Dies erfolge jedoch in einer Weise, dass zu den beanspruchen Waren kein unmittelbarer Zusammenhang hergestellt wird. So kündige die Aussage „XXXL Preishit“ nur ein günstiges Angebot an, ohne Bezug auf konkrete Ware. Auch wenn das Zeichen wegen der umfangreichen Werbung mit Produkten von A oft in Verbindung gebracht werde, sei es für eine Verkehrsdurchsetzung nicht ausreichend, da die Nutzung des Zeichens durch A sich gerade nicht auf ihre Waren beziehe. Damit werde das Zeichen nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen.

Fazit

Die Herkunftsfunktion ist ein wesentliches Element des Markenrechts. Sofern diese gewahrt ist, können auch beschreibende Begriffe oder Werbeaussagen als Marke eingetragen werden.

Fall

Ein Unternehmen (U) hat für die Waren

„Schmuckwaren; Juwelierwaren; Armband- und Wanduhren; Druckereierzeugnisse; Papierwaren; Bierdeckel; Glas-, Porzellan-, Steingut- und Keramikwaren, soweit in Klasse 21 enthalten; Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen“

die Eintragung der Zeichens „ARSCHLECKEN24“ als Wort und Wort-/Bildmarke beantragt. Die Bildmarke bestand aus einem schwarzen Ziffernblatt, auf welchem im Uhrzeigersinn anstelle von Ziffern die Buchstaben des angemeldeten Markenwortes in weißer Druckschrift angeordnet waren und die Zahl „24“ die Ziffer „12“ ersetzte.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes wies die Eintragung zurück, da die angemeldeten Zeichen gegen die guten Sitten versößen. Die Markenstelle ging davon aus, dass das Zeichen im seinem Wortsinne zu verstehen sei und nicht nur im übertragenen Sinne als Rutsch mir den Buckel runter“ oder „Lass mich in Ruhe“. Zudem führte die Wortsuche im Internet vielfach auf einschlägige Sex- und Pornoseiten. Durch die Hinzufügung der Zahl 24 zum Wort entstehe die Bedeutung „Arschlecken rund um die Uhr“, die die Markenstelle „bei aller gebotenen Zurückhaltung sowohl anstößig als auch vulgär und grob geschmacklos“ ansah. Auch wies die Markenstelle darauf hin, dass das Angebot sich unter anderem auch an Kinder und Jugendliche richte.

U wendete sich gegen die ablehnenden Entscheidungen mit der Beschwerde. Er trug vor, dass der Wortbestandteil in der deutschen Umgangssprache fest verankert sei, im Film, Fernsehen, Literatur und Musik quer durch die Gesellschaft im Sinne von „Lass mich in Ruhe“ verwendet. Außerdem verwies U auf die Werbepraxis, bei der immer öfter negative, schockierende oder den guten Geschmack verletzende Bedeutungsinhalte mitschwängen.

Entscheidung

Das Bundespatentgericht wies die Beschwerden ab. Wie die Markenstelle nahm das Gericht auch das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses an, welches der Eintragung der angemeldeten Zeichen als Marken entgegensteht.

Ob das Zeichen im Hinblick auf die betroffene Waren gegen die guten Sitten verstößt, beurteilte das Gericht unter Zugrundelegung der Meinung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers. Auch berücksichtigte das Gericht den Sitten- und Moralwandel. Auch vor diesem Hintergrund ging das Gericht davon aus, dass ein Zeichen nicht als Marke eingetragen werden kann, wenn im Zeitpunkt der Entscheidung das Schamoder Sittlichkeitsgefühl eines wesentlichen Teils des Verkehrs durch geschlechtsbezogene Angaben verletzt wird.

Davon ausgehend führt das Gericht aus, dass das angemeldete Zeichen seit 1500 als Beleidigung verstanden wird und auch heute noch in der Umgangssprache als derbe Form provokativer Abweisung verwendet werde und Ausdruck der Ablehnung gegen eine im Verhältnis zum Sprecher mächtigere, einflussreichere Person oder Institution sein könne. Damit kam das Gericht zur Schlussfolgerung, dass kein wesentlicher Wandel im gesellschaftlichen Verständnis des Wortes erfolgte, und nach wie vor als sittlich anstößig empfunden werde. Sittliche Anstößigkeit folgerte das Gericht zudem aus der weiteren Bedeutung des Wortes, die als Bezeichnung für eine Sexualpraktik verwendet werden könne und bei Verwendung dieser vulgären Ausdrucksweise das Sittlichkeitsgefühl verletzen könne. Zudem verstärke die zahl „24“ diese Wirkung, da sie darauf hinweise, dass die derbe Form rund um die Uhr, d. h. dauerhaft zum Ausdruck gebracht werden solle.

Betreffend die Anmeldung des Zeichens als Wort-/Bildmarke ging das Gericht zusätzlich davon aus, dass auch die bildliche Darstellung diesen Aussagegehalt bestärke. Die Darstellung, Anordnung der Zeichen und die Größe erschweren nicht merklich die Wahrnehmbarkeit des Wortes. Insgesamt ging das Gericht davon aus, dass das Zeichen in seiner Gesamtheit gegen die guten Sitten verstöße.

Fazit

Bei Anmeldung von Marken ist unter anderem darauf zu achten, ob der Anmeldung ein absolutes Schutzhindernis entgegensteht. Obwohl die Sitten und die Moral auch einem Wandel unterliegen und wie vom Anmelder vorgetragen, durch Verwendung die diversen Medien auch früher anstößige Ausdrücke üblich geworden sind, besteht keine Sicherheit, ob eine begehrte Bezeichnung als Marke eingetragen werden kann. Maßgebliches Kriterium ist das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise. Wie die Markenstelle oder später womöglich das Gericht dieses deutet, ist immer mit einer großen Unsicherheit verbunden.

Fall

Das Bundespatentgericht hatte darüber zu entscheiden, ob die Löschung der Marke „TOOOR!“ rechtmäßig erfolgte. Die Marke war seit Juli 2005 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen und wurde im Juni 2007 wegen Vorliegen eines Schutzhindernisses gelöscht.

Die Markeninhaberin (M) wehrte sich gegen die Löschung mit Beschwerde. Betreffend Sportwaren wurde diese mit der Begründung zurückgewiesen, dass sich die Markeneigenschaft nur aus der Positionierung der Marke auf dem Bekleidungsstück ergebe und somit eine Anmeldung als Positionsmarke hätte erfolgen müssen. Mit der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof verfolgte M ihr Begehren weiter. M hatte mit der Rechtsbeschwerde betreffend Sportbekleidung Erfolg. Insoweit wies der Bundesgerichtshof das Verfahren an das Bundespatentgericht zur erneuten Entscheidung zurück. Der Bundesgerichtshof führte aus, dass betreffend Sportbekleidung nach den bisherigen Feststellungen nicht vom Fehlen der Unterscheidungskraft des Zeichens „TOOOR!“ ausgegangen werden könne. So seien die üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten bei Sportwaren nicht hinreichend in die Beurteilung der Unterscheidungskraft einbezogen worden – Art und Weise der Anbringung, insbesondere die Stelle, an der die Marke an der Ware üblicherweise angebracht wird. Der BGH führte aus, dass davon abhängig sein könne, ob die Marke von den Käufern im Einzelfass als betrieblicher Hinweis verstanden werde oder nicht.

Entscheidung

Das Bundespatentgericht hob den Löschungsbeschluss betreffend Sportbekleidung auf. Es stellte fest, dass der Eintragung kein Schutzhindernis oder Freihaltebedürfnis entgegenstehe und die Marke für die Waren Sportbekleidung über hinreichend Unterscheidungskraft verfüge.

Unter Berücksichtigung der Kennzeichnungsgewohnheiten bei Sportbekleidung – Anbringung auf der Vorderseite im Brustbereich, großflächig oder linksseitig, oft auch über die gesamte Körperbreite, ging das Gericht davon aus, dass die angesprochenen Käufer die Bezeichnung „TOOOR!“ als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen werden. Das Gericht nahm auch nicht eine Wahrnehmung des Zeichens “TOOOR!” durch die angesprochenen Käufer als eine unmittelbar beschreibende Angabe an. Vom gebräuchlichen Wort „Tor“ unterscheide sich das in Rede stehende Zeichen „TOOOR!“ deutlich durch die Schreibweise und erhalte durch das angefügte Ausrufezeichen gewisse Ungewöhnlichkeit. Damit bestehe auch kein Freihaltebedürfnis. Auch nahm das Gericht nicht an, dass trotz des Erkennens des bekannten Wortes „Tor“ dieses als Merkmal von Sportbekleidung verstanden werde. Dazu sei das Hinzudenken weiterer Wörter notwendig, wie (Tor) schießen, ein (Tor) abwehren, im (Tor) stehen oder (Tor-)wart, (Tor-)schütze.

Fazit

Der Hinweis auf die betriebliche Herkunft ist ein entscheidendes Kriterium bei der Frage nach der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Marke. Wie vorliegend kann auch der Positionierung eine entscheidende Bedeutung zukommen. Davon zu unterscheiden ist eine sogenannte Positionsmarke, bei der die immer gleichbleibende Anbringung oder Anordnung eines Zeichens auf der verkauften Ware eingetragen wird (z.B. Streifen auf der Schuhseite).

Fall

Das Bundespatentgericht hatte im Beschwerdeverfahren über die Eintragungsfähigkeit der Wortmarke „DJ-Führerschein“ zu entscheiden.

Ein Unternehmer (U) hat diese Wortfolge zur Eintragung für die Dienstleistungen

“Weiterbildung, Ausbildung, Erziehung und Unterricht, insbesondere von Diskjockeys; Kongresse, Seminare und Workshops für Diskjockeys; Durchführung von Qualifikationsprüfungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Prüfungszertifikaten für Diskjockeys” angemeldet. Die Markenstelle hat die Eintragung mangels Unterscheidungskraft abgelehnt. Sie ging davon aus, dass die Allgemeinheit wegen der Üblichkeit des Gebrauchs des Wortes Führerschein für diverse Kurse im übertragenen Sinne ohne weitere Überlegungen als Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs verstehen werde. Im konkreten Fall als Wissensvermittlung bzw. der Aus- und Weiterbildung von Diskjockeys. Deshalb handle es sich um eine beschreibende Angabe ohne einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistung.

U verfolgte mit der Beschwerde weiterhin sein Eintragungsbegehren.

Entscheidung

Das Gericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Es schloss sich der Beurteilung der Markenstelle an, dass der Wortkombination die zur Eintragung als Marke nötige Unterscheidungskraft fehlt.

Das Gericht führt dazu aus, dass die Funktion einer Marke darin bestehe, auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistung hinzuweisen um so eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Anbietern zu ermöglichen. Sofern eine Bezeichnung einen beschreibenden Inhalt hat und vom durchschnittlichen Verbraucher auch als solcher verstanden wird, fehlt es an der Unterscheidungskraft. Nach Ansicht des Gerichts verhalte es sich auch bei der streitigen Wortkombination so, die ein durchschnittlicher Verbraucher nur als einen Hinweis auf den Inhalt der angebotenen Dienstleistung verstehen werde, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis. Auch schloss sich das Gericht der Beurteilung der Markenstelle betreffend die Üblichkeit der Kombination des Wortes „Führerschein“ mit anderen Worten an, die im übertragenen Sinne als Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs verstanden wird. Es zog auch die gleiche Schlussfolgerung aus dieser Tatsache wie die Markenstelle, dass unter „DJ-Führerschein“ nur als Wissensvermittlung bzw. der Aus- und Weiterbildung von Diskjockeys verstanden werde.

Fazit

Wesentliches Kriterium für die Eintragungsfähigkeit einer Marke, sei es als Wort- oder als Bildmarke, ist die Unterscheidungskraft. Denn diese soll dem Verbraucher einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder der Dienstleistung liefern. Erschöpft sich der Inhalt einer angemeldeten Wortfolge in einer beschreibenden Angabe, fehlt es an der Unterscheidungskraft und es ist mit einer Ablehnung der Eintragung zu rechnen.